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从案例看恶意提起知识产权诉讼中的"恶意"认定 | 耀时原创

从案例看恶意提起知识产权诉讼中的"恶意"认定 | 耀时原创

张晓宇 张园 


引言


近年来,我国政府大力发展知识产权保护工作,将知识产权保护上升到了国家战略高度,伴随着社会各界知识产权保护意识的日益增强,我国知识产权诉讼的数量也呈现逐年上升趋势。然而,随着知识产权诉讼成为权利人解决争议、维护权益的重要手段,商业竞争中部分非善意主体利用知识产权诉讼恶意打击对手、获取不正当利益的现象也逐渐频发。


2011年,《民事案件案由规定》第155项明确添加了“因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷”诉讼案由,本文拟以案例形式呈现因恶意提起知识产权诉讼损害责任的构成要件之一——侵权人主观恶意的常见情形,为读者解析在我国目前的司法实践中,因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中的恶意应当如何认定。


因恶意提起知识产权诉讼损害责任的构成要件


因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷本质上是侵权责任纠纷,与侵权责任构成要件类似,因恶意提起知识产权诉讼损害责任的构成要件包括以下四点:

1.一方当事人提起了知识产权诉讼(侵权行为);

2.提起诉讼的一方当事人主观上具有恶意(主观过错);

3.该诉讼行为给另一方当事人造成了实际的损害后果(损害结果);

4.该诉讼行为与损害后果之间具有因果关系(因果关系)。


在侵权责任法中并无所谓“恶意”的概念,对于“当事人主观上具有恶意”这一要件,这种恶意本质是一种主观故意,即一方当事人明知其诉讼行为缺乏法律上的依据和事实上的根据,以损害对方当事人利益或为自己谋取不正当利益为目的提起诉讼。


因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中的恶意如何认定


01、明知没有权利基础依然提起诉讼


案例一:

共利公司于2013年9月21日申请注册了第10858713 号“CPU”商标,核定使用商品包括第19类的防水卷材;涂层(建筑材料)等,同年12月7日申请注册了第10881828号“CPU”商标,核定使用商品为第19类,涂层(建筑材料)等。科顺公司于2011年开始将“CPU聚氨酯”使用在产品名称上。共利公司自认,其在申请注册商标时,知晓“CPU”已被本行业内部人士认定为“浇注型聚氨酯”简称的事实。前国家工商行政管理总局商标评审委员会于2015年10月16日分别作出商评字[2015]第71947号和商评字[2015]第71948号裁定书,认定第10858713号和第10881828号商标因缺乏商标应有的显著特征,予以无效宣告。


2014年2月17日,共利公司向嵊州市工商局举报科顺公司侵害商标权。同日,嵊州市工商局对科顺公司的相关产品采取查封行政强制措施,查封期限经延期自2014年3月26日至2014年5月24日。


2015年2月1日,共利公司向绍兴中院起诉科顺公司侵害商标权纠纷一案,该院于2015年4月23日作出(2015)浙绍知初字第119号民事判决驳回共利公司的诉讼请求。共利公司不服,提起上诉。浙江省高级人民法院审理后驳回上诉,维持原判。


科顺公司认为其与共利公司同为绍兴地区两家生产销售CPU聚氨酯阻燃防水卷材和CPU聚氨酯阻燃防水胶泥的企业,存在激烈的商业竞争关系。共利公司恶意将产品通用名称以及表明产品成分的名称注册“CPU”商标,利用国家行政机关、司法裁判机关的公权力打击竞争者,其行为给科顺公司造成了重大经济损失,遂提起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷诉讼。【1】


本案二审法院浙江省高级人民法院在判定被告共利公司的主观恶意时认为,共利公司明知“CPU”是“浇注型聚氨酯”的通用名称,仍将其注册为商标,其维权的权利基础缺乏正当性。共利公司以非善意取得的商标权为权利基础对科顺公司的正当使用行为提起侵权之诉以及向工商行政部门投诉,通过查封扣押科顺公司的货物,影响科顺公司和他人的交易,具有打击科顺公司的不正当目的,主观上明显具有恶意。


02、恶意取得知识产权后对他人提起侵权诉讼


案例二:

企鹅公司拥有多项“QQ企鹅”系列美术作品的著作权以及注册商标专用权。谭某某为傲为公司的股东及董事。2008年12月谭某某向国家知识产权局申请“音箱(Xzeit迷你企鹅型)”外观设计专利,并获得授权。2011年3月,企鹅公司以谭某某、傲为公司销售的QQ迷你音箱侵害其著作权和商标权为由提起诉讼。后双方就该两案达成和解,谭某某同意停止侵权并支付赔偿款2.5万元。谭某某同时承诺,将于一个月内向国家知识产权局撤回其企鹅音箱外观设计专利的申请。后谭某某并未履行承诺,且持续缴纳该外观设计年费至2015年12月。此后,企鹅公司与中科公司合作生产、销售企鹅外形音箱。


2016年2月,谭某某以企鹅公司及中科公司侵犯其外观设计专利权为由,提起诉讼,要求法院确认企鹅公司及中科公司侵权并判令两公司支付其专利使用费90万元。企鹅公司随即针对谭某某的外观设计专利提出无效宣告请求,原国家知识产权局专利复审委员会经审查宣告该外观设计专利权无效。广东省深圳市中级人民法院遂裁定驳回谭某某的起诉。企鹅公司据此提起因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷诉讼。【2】


本案二审法院广东省高级人民法院在认定被告谭某某的主观恶意时认为,谭某某在起诉前曾被企鹅公司以侵害其QQ企鹅形象著作权和商标权起诉,双方达成和解,说明谭某某主观上早已知悉企鹅公司拥有QQ企鹅形象的在先权利,且知悉其外观设计专利缺乏合法权利基础。此外,谭某某在申请涉案专利及提起专利诉讼时,均聘请了专利代理机构和律师,具有判断其外观设计专利是否符合法律规定的授权要件的能力。谭某某在企鹅公司对涉案专利提起无效宣告程序后,仍继续参与无效宣告程序和专利诉讼程序,据此可以判断其具有主观恶意,存在过错。


03、明知不构成侵权仍继续起诉滥用诉权


案例三:

2014年10月22日,中兴达公司向青岛市中级人民法院提起诉讼,被告为金富元厂,请求法院判令金富元厂停止侵害、销毁生产模具和产成品、在国家级媒体上公开道歉和保证、赔偿损失20万元等。因中兴达公司未到庭参加诉讼,2015年4月28日,青岛市中级人民法院依法做出(2014)青知民初字第599号民事裁定书,按中兴达公司撤诉处理。


2015年4月12日,中兴达公司向郑州市中级人民法院提起诉讼,被告为李长焕,主张李长焕经营的“美万家地毯郑州专卖店”销售的地垫产品侵犯了其专利(专利申请号201430007210.4),名称“地垫(镂空竹节纹)”,请求法院判令李长焕停止侵害、销毁生产模具和产成品、在国家级媒体上公开道歉和保证、赔偿损失10万元等。在该案诉讼中,李长焕以第201230472783.5号专利授权公告作为现有设计证据提出抗辩,主张其销售的地垫产品系现有设计,不侵犯“中兴达公司”的专利。郑州市中级人民法院于2015年7月1日依法做出(2015)郑知民初字第308号民事判决书,认定李长焕的行为属于销售使用在先设计的产品的行为,不构成侵害涉案塑胶地垫外观设计专利权,判决驳回中兴达公司的全部诉讼请求。中兴达公司未对该判决提起上诉。


2015年11月25日,中兴达公司再次向青岛市中级人民法院提起诉讼,被告为金富元厂,请求法院判令金富元厂停止侵权行为、销毁侵权产品和生产模具、在国家级媒体上发表致歉声明、赔偿损失20万元等。在该案审理过程中,中兴达公司申请撤回对金富元厂的起诉。2016年6月16日,青岛市中级人民法院依法做出(2015)青知民初字第1163号民事裁定书,准许中兴达公司撤回对金富元厂的起诉。


2016年6月16日,金富元厂针对中兴达公司涉案专利向国家知识产权局提起无效宣告请求,支出请求费1500元。2016年9月支出住宿费、交通费1286元。2016年2月23日,支出律师费4万元。


后金富元厂以中兴达公司恶意诉讼侵害其利益为由向法院提起诉讼。【3】


本案再审法院最高人民法院认为,中兴达公司在再审庭审中辩称因不同的律师代理,该律师错过了上诉期且并未将相关案件结果告知中兴达公司。中兴达公司系郑州中院前述案件的当事人,无论该辩称是否属实,均不影响根据河南省郑州市中级人民法院(2015)郑知民初字第308号生效判决可以推定中兴达公司知道已有生效判决认定被诉侵权产品不构成侵犯其专利权的事实。在此情况下,中兴达公司仅凭不知具体内容的《外观设计专利权评价报告》再次起诉金富元厂侵犯其专利权;在收到金富元厂提交的现有设计抗辩证据后,又再次撤回起诉,难谓行使诉权已尽善意、审慎之义务,属于对其诉权的滥用,损害了金富元厂的合法权益,依法应当承担相应的民事责任。


结语


从上述案例我们可以看到,在因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷中,法院通常会结合权利基础和诉讼行为等因素综合认定行为人是否具有恶意。具体来说通常包含以下几个因素:


(1)案涉知识产权的权利基础,即知识产权是否仍然有效;

(2)行为人的判断能力,如行为人的文化水平以及是否聘请了专利代理人和律师等专业人员等;

(3)行为人的外在行为,即是否存在滥用行政、司法程序扰乱他人正常经营或从中牟利的行为;

(4)被告的抗辩事由。


案情千差万别,应当具体情况具体分析,相信随着司法实践中相关案例的积累总结,对知识产权恶意诉讼中恶意的认定边界也会更加明晰。


  案例来源:

【1】浙江省高级人民法院,(2018)浙民终37号,科顺公司诉共利公司因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷与侵权责任纠纷案。

【2】广东省高级人民法院,(2019)粤民终407号,深圳市腾讯计算机系统有限公司诉谭某某因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案。

【3】最高人民法院,(2018)最高法民再388号,胶州市金富元橡塑制品厂、青岛中兴达橡塑有限公司知识产权合同纠纷再审民事判决书。

从案例看恶意提起知识产权诉讼中的"恶意"认定 | 耀时原创(图1)



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