如何进行知识产权尽职调查

如何进行知识产权尽职调查

赵佳 田兴武

知识产权尽职调查是指在项目，特别是高新技术项目，投资/并购时对拟投资对象拥有的核心专利、商标、版权等知识产权进行权属调查、风险分析和价值评估的专业活动，可为项目投资提供决策支撑。实际操作中对知识产权尽调的重视程度远远不够，导致专利欺诈或企业并购迟滞的事故时有发生，本文将从知识产权尽调的重要节点出发，探讨如何进行知识产权尽职调查。

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知识产权尽职调查为什么重要

知识产权的尽职调查，不仅直接关乎企业的投资收益，还对企业发展的重大战略布局有深远影响。“在北京某汽车厂与外商进行合资谈判过程中，外方提出技术入股方式的具体方案，以其中的97件专利技术，共折合1600万美元入股。由于这家企业不懂得专利法，没有了解这些专利技术的法律状态就草草签约。直到后来才得知，97件专利技术中的23件专利是过期的，还有29件专利已临近到期，13件则刚刚递交申请，没有授权，真正算数的专利只有32件，占总专利数的33%，也就是说2/3的专利是不能折算股金投资入股的。该企业追悔莫及”[1]。

一次不完善的知识产权尽调会导致企业遭受重大损失，而相反的，一次有价值的知识产权尽职调查将会替企业理出该次并购或其他交易的隐患，甚至可以使得委托人一方处于谈判的有利地位。“某企业引进英国皮尔金顿公司浮法玻璃生产线的过程中，通过详细检索专利文献，发现该公司有关浮法玻璃技术的137件专利在当时已有51件失效，迫使英方将价款由原来的2500万英镑降为52.5万英镑”[2]。

知识产权尽职调查通常会出现在企业并购之前，委托人经过内部论证与合法程序做出决定，对特定高新技术企业或项目进行投资或者并购，企业以此种方式完成对未来市场的布局。然后，值此大步迈进之时，往往就是漏出破绽之际，往往一次尽职调查的疏漏，就会扼住企业发展的势头。“客户是一家国内非常有名的制造商。该公司开发研制出一套世界领先的高新技术装备，该装备不但通过了国家级技术鉴定，还广受业界用户好评，订单非常活跃。但是，该公司在上市前没有对新产品做技术自由实施（FTO）尽职调查，结果被某专利持有人抓住了小辫子，又是投诉又是起诉，导致该公司上市进程受到严重挫折”[3]。

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知识产权尽职调查的范围

不同类型的知识产权所要进行的调查不尽相同，以下为一般情况下企业所需注意的知识产权尽职调查范围。

（一）权属状况

企业可以通过各种方式取得知识产权或知识产权相关权利，因此可以采取以下方式对知识产权权属状况做调查。

1. 权利证书上的登记状况；

2. 是否存在权利负担；

3. 如果是通过受让的方式取得知识产权，那么转让合同是否真实合法；

4. 如果是通过许可获得知识产权的使用权或者存在将其拥有的知识产权许可给他人使用的情形，则应调查知识产权许可或被许可使用的范围是如何约定的，包括地域范围、商品或服务范围、权限范围等。

（二）法律状态

对知识产权法律状态进行调查主要包括以下方面；

1. 知识产权在申请、公告、授权、无效等各环节中的相关情况；

2. 知识产权的有效状态，剩余保护期限，缴费情况。

（三）权利内容

对于知识产权来说，著作权、专利权、商标权的权利内容是不同的，著作权的权利内容包括发表、修改、署名等人身权以及复制、发行、出租、表演、广播、改编、信息网络传播等财产权；专利权的权利内容制造、使用、销售、许诺销售、进口等；商标权的权利内容专有使用权、禁止权、许可使用权等。

（四）法律风险

知识产权的法律风险包括：

1. 已有的诉讼对目标公司的正常运营是否有影响及影响范围是多大；

2. 对于目标公司发生的诉讼进行进一步分析，结合案件证据对目标公司在诉讼中存在的风险自行进行分析；

3. 在目标公司未涉诉的情况下，目标公司是否存在权属或侵权风险。

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知识产权尽职调查的内容

中华全国律师协会知识产权尽职调查操作指引中对知识产权尽职调查进行了细致规定，本文引用其部分内容将尽职调查中需要可能注意的点做出总结，企业在实践中可根据实际情况自行调整。

（一）著作权尽职调查

1. 应调查目标公司享有著作权的作品清单，详细核实内容中的证书编号、作品类型、作者、权利来源、权利归属、权利限制等。

2. 应调查目标公司各作品完成日期、发表日期，剩余权利期限及是否办理了著作权登记。

3. 应调查目标公司办理了著作权登记的则主要核查著作权登记证书，结合国家版权登记中心网站进行核实，并通过访谈等方式对其著作权权属情况进行印证。

4. 应调查目标公司是否与员工签订保密协议、内部规章是否完善、是否存在侵害他人在先著作权（含邻接权）乃至他人姓名权、肖像权等在先权利的风险或者构成不正当竞争的风险。

（二）商标权尽职调查

商标权尽职调查主要结合相关资料及信息，针对目标公司所注册的商标的申请注册情况、商标权权属状况、法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面对下述具体内容展开尽职调查：

1. 应调查目标公司商标清单，详细核实内容中的注册类别、商标号、商标样式、申请日期、授权日期、续展情况、核准注册的商品或服务内容、转让情况、许可情况等。

2. 若目标公司商标已经核准注册的，则需对各商标证书及变更、续展等通知对注册类别、商标号、商标样式、申请日期、授权日期、续展情况、核准注册的商品或服务内容进行核查，结合中国商标网等对商标情况进行核实。

3. 目标公司商标是否仍具有显著性、是否存在被弱化或称为核准注册类别的通用名称的风险等内容。

（三）专利权尽职调查

专利权尽职调查主要是针对目标公司相关专利的申请授权情况、专利权权属状况、法律状态、运营情况、涉诉情况及法律风险等方面对下述具体内容展开尽职调查：

1. 应调查目标公司专利清单，详细核实内容中的专利及专利申请的类型、名称、申请号、申请日期、公开（吿）号、公开（吿）日期、授权日期、有效期限、法律状态、转让情况、许可情况等。

2. 若目标公司已授权专利，需对专利证书、专利登记簿副本、授权文本、有效期限、年费缴纳凭证等内容进行审查。

3. 应调查目标公司是否与员工签订保密协议、内部规章是否完善，并通过各项资料对目标公司专利的是否具有稳定性进行总结。

（四）商业秘密尽职调查

企业发展的过程中以各种渠道获取的商标权、专利权和著作权等知识产权，其权属状态、权力内容、自由实施都有迹可循，且范围有限，而商业秘密，处于一个长期积累的状态。自企业创立开始，小到具体项目，大到企业战，商业秘密的形成以及保护已经具体到每一份重要协议之中。对于商业秘密的尽职调查，可以从以下方面展开：公司内部商业秘密管理制度落实情况及商业秘密保密措施实施情况；相关员工是否签订了保密协议和竞业协议，以及是否存档，补偿金发放情况；参与项目研发人员的劳动合同；职务行为的约定和激励措施的架构等。

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结语

知识产权尽职调查事关重大，一次完备的知产尽调不仅可以使委托方在并购交易中处于有利地位，更能为其长远的战略目标保驾护航。总结而言，知识产权的尽调，重点在于：组成团队、了解交易、沟通协作、详略得当，最后也是最重要的，专业效率。

参考资料：

[1] 李启章，吴辉，等.中国企业的专利化生存之痛[J].知识产权，2005, 15 (6) : 40-45

[2] 谢静波.论专利文献在企业技术创新中的作用[N].科技进步与对策，2000 (3).

[3] 马德刚.如何组织专利尽职调查[J].竞争情报,2017,13(06):23-29.